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Déposer une marque : ce qui change en 2020

La protection offerte par le droit des marques est renforcée pour les marques déposées ou renouvelées à compter du 11 décembre 2019. Les collaborateurs du cabinet se tiennent à votre disposition pour procéder au renouvellement de votre marque afin de lui faire bénéficier de cette nouvelle réglementation.

Le choix de la marque est une étape essentielle dans la vie de l’entreprise. Véritable signe distinctif, la marque est l’élément qui permettra au client d’identifier une entreprise et de la distinguer de ses concurrents. D’où l’importance de connaître la profonde réforme dont vient de faire l’objet le droit des marques en décembre 2019, et que va nous expliquer Anne-Laure LE BLOUC’H, avocate associée chez Oratio.

Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce qu’est une « marque » ?

Anne-Laure Le Blouch’: Jusqu’à présent, la marque de fabrique, de commerce ou de service était définie comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services » d’un particulier ou d’une entreprise.

Dorénavant, la marque de produits ou de services se définit comme un « signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales, qui doit pouvoir être représenté dans le Registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

Concrètement, la différence notable entre l’ancienne et la nouvelle définition tient au fait que, désormais, il n’y a plus d’exigence tenant à la représentation graphique de la marque : il est donc possible de demander l’enregistrement de marques dites « non traditionnelles » pouvant faire l’objet d’une représentation au moyen de fichiers audio, vidéo ou audiovisuel.

Comment s’acquiert la propriété d’une marque ?

Anne-Laure Le Blouch’:
La propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement auprès d’offices nationaux (INPI en France) ou européens. Cet enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’INPI, pour une période de dix ans (renouvelable indéfiniment).

Pour que l’enregistrement soit effectif, il faut joindre à la demande d’enregistrement :
– les éléments caractérisant le signe à protéger ;
– l’énumération des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé : l’exigence de précision est renforcée. Ainsi la désignation des produits et services doit être suffisamment « claire et précise » pour permettre à tous d’appréhender l’étendue de la protection à leur seule lecture ;

Un tiers peut-il s’opposer au dépôt d’une marque ?

Anne-Laure Le Blouch’: Oui, dans le délai de deux mois qui suit le dépôt d’une demande d’enregistrement, une opposition écrite peut être formée devant le directeur général de l’INPI en cas d’atteinte à plusieurs « droits antérieurs » et notamment :

– à une marque antérieure, à un nom commercial ;
– à une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée ne serait pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
– au nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
– l’ identification du demandeur et de son éventuel mandataire (avocat) ;
– un justificatif du paiement de la redevance de dépôt.

Notez que tout le monde ne peut pas former opposition au dépôt d’une marque. La liste (non exhaustive) des personnes qui peuvent s’opposer au dépôt d’une marque comprend notamment le titulaire d’une marque antérieure, les sociétés agissant sur le fondement de leur dénomination ou de leur raison sociale ou encore le titulaire d’un nom de domaine.

Le directeur général de l’INPI est compétent pour statuer sur les oppositions contre les demandes d’enregistrement de marques françaises, au terme d’une procédure contradictoire incluant une phase d’instruction pouvant, à elle seule, durer six mois. Le coût d’une procédure d’opposition est fixé à 400 €, auquel s’ajoute la somme de 150 € par droit supplémentaire invoqué (au-delà du premier).
Outre cette procédure, déjà existante, il existe une nouvelle procédure, applicable aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019, qui permet à un tiers de formuler des observations dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque.
Ces observations doivent être adressées au président de l’INPI dans les deux mois qui suivent la publication du règlement d’usage.
En marge de ces motifs dits « relatifs » de contestation d’une demande d’enregistrement, notre réglementation instaure de nouveaux motifs absolus de refus. Sont ainsi exclues, par exemple, les marques déposées de mauvaise foi, celles portant atteinte à des appellations d’origine, des indications géographiques, des mentions traditionnelles…

Une fois la marque enregistrée, quels sont les droits de son propriétaire ?

Anne-Laure Le Blouch’: Avant tout, il faut savoir que l’enregistrement d’une marque ne lui confère des droits que pour le futur. Ensuite, une fois la marque enregistrée, et sauf à obtenir l’autorisation préalable de son propriétaire, les tiers ont l’interdiction de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services :

– d’un signe identique à la marque déposée et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
– d’un signe identique ou similaire à la marque déposée et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ;
– d’un signe identique ou similaire à la marque déposée jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Il y a lieu, à cet égard, de ne pas confondre :
– les marques renommées, dont la protection s’étend au-delà des seuls produits et services visés dans leur enregistrement ;
– des marques notoires, qui n’ont pas fait l’objet d’un dépôt mais qui bénéficient d’une protection au titre de nos règles de responsabilité civile.

Les droits conférés par le dépôt d’une marque ne sont toutefois pas sans limites. Par exemple, le propriétaire d’une marque ne peut pas interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires, et conformément aux usages loyaux du commerce :
– de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est un particulier ;
– de signes ou d’indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ;
– de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ;
– d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.

En outre, le propriétaire d’une marque est protégé contre les contrefaçons, et est notamment aidé dans ce combat par les douanes, qui peuvent dorénavant retenir des marchandises en transit soupçonnées de contrefaçon, et ce sans que l’entreprise victime n’ait à prouver (en tant que titulaire d’une marque contrefaite) que ces marchandises sont destinées à un État où leur commercialisation est interdite.
Puisqu’il est plus aisé de prévenir que de guérir, les actes préparatoires à la contrefaçon sont, aujourd’hui, plus lourdement sanctionnés.

Comment le propriétaire d’une marque peut-il perdre les droits conférés par l’enregistrement ?

Anne-Laure Le Blouch’: La perte des droits sur une marque peut tout d’abord résulter de la transmission des droits attachés à celle-ci.
La perte des droits sur une marque peut aussi résulter d’une déclaration de nullité, qui peut intervenir dès lors que la marque ne répond pas ou plus aux critères légaux de validité (marque contraire à l’ordre public, problème d’antériorité, etc.).

Enfin, la perte des droits sur une marque peut également résulter d’une déclaration de déchéance, selon de nouvelles modalités procédurales, prononcée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou par une juridiction.
Une déclaration de déchéance peut survenir dès lors que le propriétaire d’une marque n’en a pas fait un usage sérieux (sans juste motif), pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant la demande en déchéance et l’éventuel dépôt de la marque contestée.

Sachez qu’à compter du 1er avril 2020, les contentieuxliés aux actions en nullité et en déchéance de marque seront modifiés et partagés entre l’INPI et les juridictions compétentes. À toutes fins utiles, notez que les actions en nullité ou en déchéance exercées devant l’INPI ont un coût fixé à 600 € (auquel s’ajoute la somme de 150 € par droit supplémentaire invoqué en nullité au-delà du premier).

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